侵犯专利权的诉前临时措施如何申请——以雅培案为例

2014年4月30日，最高院发布的5个典型案例中，包括1件侵犯雅培专利权的诉前临时措施申请。本文针对该案民事裁定书相关内容，就该案中专利诉前临时措施的申请要件进行分析。

一、基本案情（摘自最高人民法院网站）

雅培贸易公司是ZL200730158176.0号名称为“容器”的外观设计专利权（简称涉案专利）的被许可人，并获得涉案专利权人的授权以自己的名义对侵权人申请诉前保全措施及提起诉讼。亿隆公司未经许可生产、销售、许诺销售了侵害涉案专利权的“YL-650A”、“YL-750A” 、“YL-1000A”等型号的可密封塑料容器（简称被控侵权产品），溢炀杰公司未经许可销售了被控侵权产品。雅培贸易公司遂向北京市第三中级人民法院申请诉前停止被控侵权行为，并提供了现金担保。

二、申请人资格

雅培制药有限公司为涉案专利的专利权人，而雅培贸易公司作为被许可人因得到专利权人的授权，有权以自己的名义提起诉讼，申请临时或永久禁令。

根据2001年的《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（简称专利诉前禁令若干规定）第一条，专利权人或者独占实施的被许可人可以单独提出申请；排他许可的被许可人在专利权人不申请的情况下可以单独提出申请。对专利权人不申请的判断，最高院民三庭解释：如果被许可人单独提出申请，一般应当提供专利权人决定不申请的书面声明或者其他类似文件，以符合本条的要求。（笔者认为除书面声明外，若专利权人经催告后，仍未在合理期限内行使权利，排他许可的被许可人亦可以此单独提出申请。）此外，若本案中雅培贸易未经授权，其作为普通许可合同的被许可人不具有针对侵犯专利权行为独立提起诉讼的资格。

三、管辖法院

被控侵权产品的购买行为完成在北京市朝阳区。北京市第三中级人民法院管辖范围包括朝阳、通州、顺义、怀柔、平谷、密云六区县法律规定由其审理的第一审案件。排除被告住所地原由，北京市第三中级人民法院作为专利侵权纠纷一审法院及侵权行为地法院有权管辖该诉前临时措施申请。

根据专利诉前禁令若干规定第二条，诉前责令停止侵犯专利权行为的申请，应当向有专利侵权案件管辖权的人民法院提出，即受案法院应当是有权审判专利侵权案件的法院，又是侵权行为地或者被告住所地的管辖法院。

四、申请书、证据与担保

从裁定书中中可以得出，雅培贸易就本次专利诉前临时措施申请，提交的文件包括如下材料：申请书、专利证书、专利年费缴纳凭证、外观设计检索报告、专利许可协议、购买公证书及网页公证书，雅培贸易除文件外还提供了400万元的现金担保。

根据专利诉前禁令若干规定第三条，当事人及其基本情况、申请的具体内容、范围和理由等内容雅培贸易都已在申请人陈述中写明，而在“难以弥补的损害”判断上仅要求申请人说明并未要求提供能够支持的证据，法院在此点的判断上有一定的自由裁量权，从“本院认为”中可以看出，审理法院认可“难以弥补的损害”的考虑分为三部分：

       1、销售环节，不立即停止被诉侵权行为，奶粉罐将销售给奶粉生产商，并经由奶粉经销商销售给最终消费者，在后续销售过程中每一个销售环节都会构成侵权；

2、维权成本，侵权主体不断增加，损失不断扩大，导致维权成本增加，维权难度加大；

3、专利保护期限，考虑到奶粉罐外观设计保护时间短，产品更新换代快，不制止被控侵权行为无异于变相缩短申请人权利的保护期限。

判断集中在被控侵权产品对于市场的影响，而不单纯在于申请人因侵权行为已受到的实际损失大小。

根据专利诉前禁令若干规定第四条，申请人应当提交的证据包括两种类型：

1、证明申请人享有权利的证据，分为证明权利真实效性和证明申请人有权提出申请的证据；

2、证明侵权行为正在实施或者即将实施的证据。

本案中雅培贸易提交的享有权利的证据包括：

1、证明专利有效性的证据，专利证书及缴纳至专利诉前临时措施申请日后的年费缴纳凭证(笔者认为除上述两项证据外还应将专利登记簿副本列为必须提交的证据，因专利年费缴纳凭证由专利局或各地代办处直接开具，且凭证并不体现专利状态，若专利因无效程序被全部无效或未缴年费失效，原专利权人继续以缴纳年费为由提交费用，仍可能得到符合申请要求的年费缴纳凭证)；

2、证明专利稳定性的证据，外观设计检索报告，因涉案专利申请日早于2009年10月1日，无法申请评价报告，雅培贸易通过提交国知局检索中心的商业检索报告代替；

3、证明申请人有权提出申请的证据，专利许可协议，雅培贸易虽为普通许可但经授权；

4、证明侵权行为正在实施或者即将实施的证据，除购买公证与网页公证对被控侵权产品与亿隆公司主页进行了保全，还应包括经分析比对后被控侵权产品落入外观设计保护范围的说明，以证明亿隆公司未经许可生产、销售、许诺销售被控侵权产品，溢炀杰公司未经许可销售被控侵权产品侵犯雅培贸易有限公司涉案专利权的可能性较大。

根据专利诉前禁令若干规定第六条及TRIPS第50条第三款规定：“司法机关应当有权要求申请人提供足以保护被告和防止滥用此种措施的保证金或者相当的担保”，向法院采取专利临时措施申请时，若不提供担保，法院将驳回申请。担保数额的确定因素根据不同类型的侵权行为而计算方法不同：如申请人请求停止销售、进口行为的，应当考虑所涉及产品的销售收入以及合理的仓储、保管费用；申请人请求停止制造、使用行为的，应当考虑所涉及的人员工资等合理支出及可能造成的财产损失；此外，在执行临时措施的过程中，若有事实表明被申请人可能因此措施受到更大的损失的，法院可以责令申请人追加担保。担保形式只要经法院审查合理有效，人民法院应于准予；一般情况下由申请人将担保所需金额存入银行，然后将存单递交人民法院收存。

五、对期间的疑问

裁定书最后部分载明：“雅培贸易（上海）有限公司应当在本裁定送达之日起三十日内起诉，逾期不起诉的，本院将解除本裁定采取的措施。”

根据专利法第六十六条与专利诉前禁令若干规定第十二条，申请人应在人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应该解除该措施。裁定书中规定雅培贸易的起诉期间为裁定送达之日起三十日内，并不恰当。采取临时措施的裁决是法院在尚未就是否侵犯专利权进行实体审理的情况下做出的，为了实现申请人与被申请人二者的利益平衡，要求申请人在十五日内进行起诉，裁定书中对该期间的延长损害了被申请人的利益。