外观设计的“从属专利”

假设有同类产品的在先设计A和在后设计B：其中，A为区别于现有设计或现有设计特征组合的形状设计，不包含图案及色彩，已取得外观设计专利；B为形状结合图案的设计，其形状与A相同，其图案区别于现有设计或现有设计特征组合，A、B两者不属于《专利审查指南》第四部分第五章5.1.2实质相同的情况。

A			B

（注：图片仅为方便理解，并非涉案产品）

第一个问题，B产品的生产是否会侵犯A的外观设计专利。在最高人民法院知识产权案件年度报告（2011），申请再审人中山市君豪家具有限公司与被申请人中山市南区佳艺工艺家具厂侵犯外观设计专利权纠纷案【（2011）民申字第1406号】中，最高人民法院认为，外观设计专利区别于现有设计的设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有显著影响；在被诉侵权设计采用了涉案外观设计专利的设计特征的前提下，装饰图案的简单替换不会影响两者整体视觉效果的近似。笔者结合最高院的判例与2009年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条第2款：“下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：……（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征”，认为人民法院在认定外观设计是否相同或者相近似时，即B产品是否落入A外观设计专利的保护范围，应以A的形状作为判断的主导因素，B产品形状只要与A外观设计专利的形状相同，B即很可能被认定落入A的保护范围，这种认定符合TRIPS第26条第1款的规定：“受保护的工业品外观设计所有者，应有权制止第三方未经其许可而为商业目的制造、销售或进口载有或体现有为受保护设计的复制品或实质复制品的外观设计的物品。”在符合条件的情况下，被控侵权产品载有或者体现受保护的外观设计都属于所有权人可以阻止的范围；亦利于《专利法》实现保护专利权人合法权益的立法宗旨，当专利权人设计出形状创新的产品时，无法将可能出现在该形状上的所有图案都申请专利，只有将所有使用该形状的产品无论图案或色彩都纳入该单纯形状的外观设计专利的保护范围，才能使专利权人的合法权利得到保护，但这种保护需排除知识产权滥用的情况。

第二个问题，B于A后申请并取得了外观设计专利，能否以A作为现有设计宣告B外观设计专利权无效。首先，B是否属于现有设计或者与现有设计乃至其特征的组合相比具有明显区别：因B图案区别于现有设计或其特征组合，所以B不属于现有设计；又因A中并未包含B的全部外观设计要素，所以B外观设计与A不相同；再者根据条件A、B两者不属于《专利审查指南》第四部分第五章5.1.2实质相同的情况，因此并不能通过《专利法》第23条第1、2款的理由来无效B外观设计专利。其次，能否通过《专利法》第23条第3款与他人在先取得的合法权利相冲突理由无效，2001年颁布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第16条规定：“专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。”该规定中并未明确在先取得的外观设计专利权能否作为无效理由，笔者认为在先外观设计专利权不应包含在其中，《专利法》的另一立法宗旨为鼓励发明创造，B在A形状的基础上添加了独创的图案，这种形状与图案结合的外观设计相对于单纯形状的外观设计是有其使用价值的，若阻止该类设计取得专利权会导致在A专利权存续期间，除A专利权人外无人再在A的基础上进行或大或小的改进，该种限制不利于外观设计的推广与创新，毕竟对于A专利权人权利的维护可以通过诉讼手段实现，没有必要通过无效程序来实现A专利权人的“垄断”。

综合上述两个问题，笔者认为外观设计中“从属专利”的情况是存在的，A，B两个外观设计均可取得稳定的外观设计专利权，但B的实施会侵害A的专利权，其原因在于诉讼过程中以A的形状作为判断相同或相近似的主导因素，而在无效宣告程序中更侧重于B在图案上的创新。